Исключительное право на товарный знак

Исключительное право на товарный знак – это легальная монополия на неограниченный заработок на имени бренда и юридический щит, пресекающий попытки копирования бизнеса. Без защиты исключительным правом ваше обозначение – цель для каждого, кто пожелает воспользоваться имиджем компании для собственного продвижения. А с регистрацией в Роспатенте вы получаете индивидуальный актив, который можете сдавать в «аренду» по лицензии, использовать в качестве залога по кредиту, задействовать в рекламных кампаниях и продвигать на внешних рынках.

Однако, исключительное право на товарный знак наделяет правообладателя не только юридической свободой, но и ограничениями. В этой статье мы рассказали о возможностях и рисках исключительного права и поделились лайфхаками, как надолго сохранить притязания на товарный знак.

Цены на услуги по регистрации товарного знака здесь.

Юридическая природа исключительного права

Исключительное право на товарный знак – юридическое право, дающее владельцу бренда эксклюзивное основание использовать ТЗ в коммерческих целях и контролировать его эксплуатацию третьими лицами. Правовая охрана также позволяет владельцу наказывать конкурентов за несанкционированное использование обозначения.

Аспекты правового регулирования исключительного права на товарный знак закреплены в Гражданском кодексе РФ статьями 1229, 1233, 1484.

Получить исключительное право на ТЗ может любое лицо – как юридическое, так и физическое, подав документы в Роспатент. Для этого не нужно регистрировать ИП или самозанятость. Это установлено Федеральным законом №193-ФЗ от 28.06.2022.

Не все заявки на регистрацию ТЗ, поданные в ФИПС, приводят к выдаче свидетельства и возникновению исключительного права. Часть заявок эксперты ФИПС отклоняют на этапе формальной экспертизы и экспертизы по существу. Но, если Роспатент все-таки принимает решение о регистрации, датой возникновения исключительного права станет дата подачи заявки, а не день фактической выдачи свидетельства.

Что дает исключительное право

Вот шесть действий, которые может совершать владелец исключительных прав на товарный знак, в отличие от предпринимателя без зарегистрированного обозначения:

• Размещать обозначение на этикетках, упаковке, вывесках, документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, на сайте, в рекламных кампаниях. Размещение ТЗ везде, где упоминается продукция, способствует увеличению узнаваемости бренда и укреплению доверия потребителей.
• Эффективно защищаться от конкуренции. При нарушении исключительных прав правообладатель может обратиться в суд и потребовать с нарушителя денежную компенсацию размером до 5 млн рублей с последующим уничтожением конкурентной продукции.
• Заключать лицензионные договора и договора франшизы. Правообладатель имеет право разрешить другим компаниям использовать его товарный знак за отдельную плату – роялти. Это открывает источник пассивного дохода и расширяет влияние бренда на рынке без дополнительных затрат.
• Продать ТЗ. Если обозначение оценено и поставлено на баланс предприятия, его можно продать вместе с бизнесом, получив дополнительный доход.
• Увеличить платежеспособность организации. Раскрученный товарный знак увеличивает кредитоспособность фирмы: банки России дают займы для расширения бизнеса под залог стоимости товарного знака.
• Контролировать экспорт и импорт. Правообладатель может подать заявку в Федеральную таможенную службу (ФТС) России для включения ТЗ в реестр. Таможня начнет отслеживать перемещение товаров с заявленным обозначением за границу. Если кто-то попытается ввезти или вывезти продукцию с указанным ТЗ без ведома правообладателя, груз задержат.

Судебная практика

Рассмотрим несколько дел из судебной практики, демонстрирующих, как правообладатель может эффективно отстаивать свои права в суде, обладая исключительным правом на ТЗ.

Случай 1: демонстрирует, как правообладатель контролирует экспорт и импорт. Компания «KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC» в мае 2012 года обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с иском (дело №А59-530/2012) к ИП Пантюхову Е.В. Суть претензии – требование запретить использование товарного знака «MAXIM» (№ 94874) при ввозе и продаже товаров в России.

Суд изучил обстоятельства дела и удовлетворил иск, сославшись на то, что Истец ранее внес ТЗ «MAXIM» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и не исчерпал на территории РФ исключительное право на указанный товарный знак. Все это дает ему право запрещать третьим лицам ввозить продукты, маркированные принадлежащим ему брендом, даже если они приобретены у официального дилера.

Случай 2: показывает, что не стоит регистрировать домены, совпадающие с чужим товарным знаком. В 2010 году было вынесено решение по делу №А41-22989/10, связанному с нарушением прав на ТЗ, принадлежащему швейцарской компании Swatch AG. Истец (Swatch AG) обратился в суд Московской области с просьбой пресечь использование гражданином Казакбаевым Р.Ш. доменного имени swatch.ru. Суд удовлетворил иск, обязав Ответчика немедленно передать сайт Истцу и выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей.

Случай 3: демонстрирует, как зарегистрированные права на ТЗ помогают эффективно защищаться от конкурентов. В 2020 году в Арбитражный суд Москвы подал иск ИП Татинцян К.Я. против ООО «Заславская кондитерская фабрика», ООО «ВАЛЛАР» и ООО «Вайлдберриз» за нарушение исключительных прав на товарный знак «ЛАФИНЕЛЬ» (№693867). Суть претензии в том, что Ответчики производили и продавали вафельные трубочки, маркированные обозначением «Lafinele», сходным с ТЗ Истца.

ИП Татинцян К.Я. потребовал компенсацию в размере 2 млн рублей и уничтожения контрафактной продукции. Суд удовлетворил иск и установил солидарную ответственность Ответчиков. В результате Истец получил компенсацию в размере 1,5 млн рублей и подтверждение об уничтожении нарушителями контрафактных товаров.

Обязанности правообладателя

Пользование преимуществами, которые дает исключительное право, также накладывает на правообладателя ряд ограничений и обязанностей.

1. Маркировать товар с учетом кода МКТУ, для которого обозначение было зарегистрировано. Товарный знак всегда регистрируют для определенных классов МКТУ (1-45). Это дает возможность брендам из неконкурентных ниш использовать один и тот же ТЗ для маркировки разных групп товаров. Например, одна компания под товарным знаком «Екатерина» может выпускать сладости и работать под классом 30, а другая фирма может маркировать 3D-принтеры ТЗ «Екатерина» и работать под классом 7. Это разрешено законом, потому что предполагается, что два бизнеса работают в разных сферах, не мешая друг другу. В то же время, Роспатент не допустит регистрации двух похожих обозначений для компаний, имеющих дело с продукцией, относящейся к одному классу МКТУ. Если ФИПС заметит, что правообладатель маркирует зарегистрированным обозначением продукты, не относящиеся к согласованному классу МКТУ, госорган предпримет меры.
2. Использовать обозначение в коммерческих целях. Правообладатель обязан маркировать продукты зарегистрированным обозначением, размещать ТЗ на вывесках, в рекламе, на сайте или использовать знак иным образом. Если будет доказано, что обозначение не используется в бизнесе в течение трех и более лет, правовая охрана аннулируется. Причем, Роспатент может не отслеживать, используете вы обозначение или нет использование – это могут сделать ваши конкуренты, в чьи интересы входит присвоение ваших прав на ТЗ. Правовые аспекты последствий неиспользования товарного знака закреплены в статье 1486 ГК РФ.
3. Продлевать свидетельство на товарный знак. У правообладателя есть исключительное право до тех пор, пока действует свидетельство о регистрации. Его выдают на 10 лет, затем продлевают еще на 10 лет неограниченное количество раз. Если правообладатель не пролонгирует правовую охрану, она аннулируется, и ТЗ сможет зарегистрировать кто-то другой. Для продления свидетельства в Роспатент подают заявление, оплатив госпошлину в размере 20 000 рублей + 1000 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых испрашивается защита.
4. Отслеживать нарушение прав. Несмотря на то, что государство гарантирует защиту исключительных прав, ответственность за ее реализацию лежит на правообладателе. Это значит, что он должен самостоятельно отслеживать ущемление своих интересов, собирать доказательства и обращаться в суд. И тогда госорган, изучив обстоятельства дела, встанет на сторону предпринимателя. Но, если бизнесмен не станет этого делать, со временем может случиться так, что ТЗ потеряет различительную способность, то есть – станет общеупотребимым, и государство откажет в защите. Госорганы учитывают поведение правообладателя: если тот долгое время знал о нарушениях и не предпринимал действий, это расценивают как молчаливое согласие.
5. Регистрировать в Роспатенте лицензионные соглашения и договоры франчайзинга. Может казаться, что лицензиат больше заинтересован в регистрации лицензионного соглашения, чем лицензиар (правообладатель), потому что при отсутствии оформления документа правообладатель всё равно остаётся владельцем товарного знака. Его право не прекращается и не ослабляется, в то время как лицензиат рискует потерей уплаченного роялти, если партнер вдруг «передумает» сдавать ТЗ в аренду. На деле, если лицензионное соглашение не зарегистрировано, а лицензиат нарушает права третьих лиц (например, продаёт контрафакт), правообладатель может быть привлечён к ответственности как лицо, допустившее незаконное использование своего ТЗ. Поэтому регистрация в Роспатенте всех сделок, связанных с товарным знаком – прямая обязанность правообладателя. Также на нем лежит ответственность за регулярную проверку, как дилеры и франчайзи используют обозначение.

Несоблюдение этих правил приводит к преждевременной потере исключительного права на товарный знак.

Как формально закрепить исключительное право на товарный знак

Пока бренд официально не зарегистрирован Роспатентом, его могут использовать третьи лица, и никаких исключительных прав на обозначение у предпринимателя нет. Более того, он может не знать, что кто-то уже подал заявление в ФИПС на оформление правовой охраны похожего ТЗ. Тогда у бизнеса возникнут проблемы, ведь компания станет нарушителем чужих интересов на интеллектуальную собственность.

Чтобы формально закрепить исключительное право на товарный знак раньше конкурентов, подайте заявку в Роспатент. Регистрация занимает 3-6 месяцев. За это время эксперт ФИПС проверит охраноспособность обозначения, проведет экспертизу и выдаст свидетельство.

Часто ФИПС отклоняет заявки из-за низкой охраноспособности ТЗ. После отказа предприниматель может доработать товарный знак и снова подать документы в госорган. Правда, он потеряет время и уплаченную госпошлину, которую Роспатент не возвращает при отказе. Такие потери могут в каких-то ситуациях оказаться критичными. Поэтому мы предлагаем предварительно проверять выбранный для регистрации ТЗ на охраноспособность. Это можно сделать самостоятельно, изучив требования, предъявляемые к регистрируемым обозначениям, а можно поручить патентному поверенному.

За символическую плату мы проверим товарный знак и оценим шансы на его регистрацию. Если шансы окажутся низкими – придумаем, как доработать обозначение, чтобы Роспатент все-таки предоставил правовую защиту.

Правомерность использования знака ®

Знак ® (registered) означает, что обозначение официально зарегистрировано в национальном или международном реестре и находится под охраной. Это словно юридический маяк: «Осторожно – защищённая интеллектуальная собственность». Сопровождать знаком ® можно только товарные знаки, прошедшие регистрацию в Роспатенте.

Некоторые предприниматели допускают ошибку, отмечая так ТЗ, находящиеся в процессе регистрации: то есть, когда заявка в ФИПС подана, но еще находится на рассмотрении. Такое использование символа может повлечь за собой судебный иск от других участников рынка, поскольку его использование без регистрации ТЗ считается целенаправленным обманом потребителей и методом недобросовестной конкуренции.

Пока знак не зарегистрирован, можно использовать такие обозначения:

• ™ (trade mark) – американский аналог символа ®, но не имеющий правового статуса в России, а потому за его использование никто не даст штраф;
• SM (service mark) – еще один аналог, но уже используется для услуг, правовой силы в России также не имеет, а потому можно его использовать в качестве отметки рядом с незарегистрированными ТЗ, чтобы «отпугнуть» конкурентов;
• «Товарный знак подан на регистрацию» – такую фразу можно писать в сноске на упаковке или сайте.

5 советов, чтобы сохранить исключительное право на товарный знак

Как видите, чтобы обладать исключительным правом на товарный знак, недостаточно его просто зарегистрировать – нужно соблюдать определенные требования. Эксперты нашего бюро подготовили памятку, которая поможет сохранить исключительное право на обозначение и избежать его утраты.

1. Своевременно продлевайте товарный знак. Заявку на продление подавайте не позднее, чем за полгода до истечения срока правовой охраны. Если случайно пропустили это время, обратитесь в Роспатент с ходатайством о предоставлении дополнительных шести месяцев. За рассмотрение ходатайства оплатите пошлину – 25 000 рублей. Чтобы в будущем больше не пропускать сроки, поручите патентному поверенному отслеживать их без вашего участия.
2. Фиксируйте случаи использования ТЗ. Собирайте и храните доказательства активного использования обозначения в бизнесе. Это защитит вас от нападок конкурентов. В качестве доказательств подойдут фотографии продукции с логотипом, рекламные материалы, чеки, скриншоты сайта или социальных сетей. Храните материалы в систематизированном виде, чтобы быстро предоставить их в Роспатент или суд при необходимости.
3. Если вы передаете право на использование товарного знака третьим лицам, например, франчайзи или партнерам, заключайте письменные договоры и предоставляйте их в ФИПС. Это узаконит сделку и защитит ваши интересы, если между вами и партнером появится недопонимание.
4. Проверяйте, как партнеры используют ваш ТЗ. При сотрудничестве с партнерами, дистрибьюторами или маркетинговыми агентствами убедитесь, что они используют ваш товарный знак строго в соответствии с договоренностями. Укажите в договоре четкие правила сотрудничества и раз в несколько месяцев просите у партнеров отчет. Неправильное обращение с обозначением, например, изменение его дизайна или применение для индивидуализации товаров из класса МКТУ, для которого он не зарегистрирован, ослабляет правовую защиту и создает прецеденты для споров.
5. Используйте знак ® рядом с зарегистрированным ТЗ. Правообладатель не обязан размещать рядом с ТЗ знак ®. Но если он это делает, то демонстрирует, что обозначение активно применяется в коммерческой деятельности. Также это служит предупреждением для конкурентов, что бренд имеет государственную охрану, и вы готовы отстаивать интересы бизнеса.
6. Не игнорируйте попытку конкурентов незаконно использовать ТЗ. Не оставляйте без внимания попытки недобросовестных предпринимателей заработать на вашем имени. Например, если заметили, что кто-то на маркетплейсе без разрешения продает товары, маркированные вашим брендом, напишите ему досудебную претензию. Если удовлетворительного ответа не последует – обращайтесь в суд. Также эти действия можно поручить патентному поверенному. Специалист возьмет на себя функцию регулярного мониторинга незаконного использования торговой марки. Это усилит ваши позиции на рынке.

Будьте внимательны и проактивны – и ваш товарный знак останется надежным и защищенным активом надолго.

Помощь патентного поверенного в сохранении исключительного права

Мы помогаем бизнесу приобретать и сохранять исключительные права на товарные знаки. Благодаря нам сотни брендов устойчиво закрепились на российском и международном рынке.